2022年8月，在美国洛杉矶的一家名为圣安东尼酒庄诉某嘉兴公司商标侵权纠纷一案的上诉中，美国联邦第九巡回法院推翻了原审法院的错误结论，裁定《兰哈姆法》（the “Lanham Act”）第1051(e)条的送达程序不仅适用于美国专利及商标局（下称“USPTO”）的行政程序，同样也适用于法院程序，即针对外国公司的商标诉讼可直接向USPTO完成送达。
按照《兰哈姆法》第1051(e)条的规定，居住在外国的商标申请人，可以指定一个居住在美国的人作为在影响该商标的程序中接受送达通知或程序的受送达人。如果该商标申请人拒绝指定某人或无法找到被指定人，可以通过向USPTO的局长向该商标申请人完成送达。
案情回顾
本案上诉人圣安东尼酒庄是一家由Riboli家族成员拥有并经营的历史悠久的酒庄，其注册了“RIBOLI”和“RIBOLI FAMILY”商标，并从1998年开始使用这两个商标来销售其葡萄酒和其他产品。被上诉人某嘉兴公司是一家曾用Riboli名字销售产品的中国企业，其于2018年注册了RIBOLI商标并于2020年申请注册RIBOLI商标用于其他类型的产品，包括酒器、鸡尾酒杯、餐具以及其他各种厨房和家居用品。
在得知嘉兴公司使用Riboli的名字在美国销售产品后，圣安东尼酒庄对其提起了诉讼，提出商标侵权等一系列索赔，并请求法院判令取消该嘉兴公司于2018年注册的RIBOLI商标，及判令要求嘉兴公司放弃其于2020年对RIBOLI的额外用途的注册申请或禁止USPTO批准该申请。
由于该嘉兴公司是一家中国企业，圣安东尼酒庄可通过《海牙关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》（下称“《海牙送达公约》”）的规定向其进行送达。一般来说，需要圣安东尼酒庄将传票和起诉书交给中国政府指定的“中央机关”，由该机关负责向嘉兴公司送达。
考虑到根据《海牙送达公约》进行送达可能需要较长的时间，圣安东尼酒庄根据《兰哈姆法》第1051(e)条进行送达程序。圣安东尼酒庄首先询问曾代表嘉兴公司申请商标的一位美国律师是否会代表嘉兴公司接受送达。当该律师没有回应时，圣安东尼酒庄又向USPTO局长送达了传票、起诉书及所附文件。收到文件后，USPTO给该嘉兴公司发了一封信函，确认“诉讼程序已通过向局长送达而生效”。USPTO向嘉兴市发送了这些文件的副本，并将其放入嘉兴公司的商标注册档案。
原审诉讼中，嘉兴公司未出庭抗辩，当圣安东尼酒庄请求法院缺席判时，加州中区法院的法官驳回了圣安东尼酒庄的请求。理由是：《兰哈姆法》第1051(e)条的送达程序仅适用于USPTO的行政程序，不适用于法院程序。在法院程序中，圣安东尼酒庄向USPTO进行的送达不意味着其已向嘉兴公司完成送达，嘉兴公司的律师也从未出现在加州联邦法院对该诉讼进行抗辩，因此圣安东尼酒庄未适当向嘉兴公司完成送达，驳回圣安东尼酒庄的请求。
但在上诉审中，美国联邦第九巡回法院从文义解释、体系解释及历史解释等方面论证，最终认为，第1051(e)条的送达程序不仅适用于USPTO的行政程序，也适用于法院程序，原审法院结论错误，撤销原审法院裁决并发回重审。
德茂欣观察
本案中，圣安东尼酒庄并未通过《海牙送达公约》的送达程序通过我国指定的“中央机关”向嘉兴公司进行文书送达，而是在找不到嘉兴公司的指定受送达人时直接向USPTO进行了送达。根据美国联邦第九巡回法院的本次裁定，圣安东尼酒庄向USPTO完成送达即完成了对嘉兴公司的送达。
因此，本案也为在美国申请了商标注册的中国企业敲响了警钟。虽然上述仅代表美国联邦第九巡回法院的意见，但其影响可能是巨大的。此后，凡收到USPTO向公司发来的确认司法文书送达的文件，应及时予以关注并积极为后续程序做充分准备，避免因疏忽或消极应对产生缺席判等对公司的不利后果。
资料参考
· LAW360，2022-11-15
· 9th Cir., No. 21-56036, 2022-11-14
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